چالش‌های اثبات مخترع: تأیید همه حقایق اختراعی

توسط دنیس کراچ

Medtronic, Inc. v. Teleflex Innovations SARL– F.4th – (Fed. Cir. 2023)

پرونده مربوط به Medtronic و Teleflex بر روی پنج حق ثبت اختراع مربوط به یک کاتتر راهنمای کوا،یال مورد استفاده در روش‌های مداخله‌ای قلب متمرکز بود. این اختراعات، اختراعات ایالات متحده 8,048,032, RE45,380, RE45,776, RE45,760 و RE47,379، اختراعاتی را پوشش می‌دهند که برای ارائه «پشتیب، بهبودیافته» در مقایسه با استفاده از کاتتر راهنما به صورت جداگانه ابداع شده‌اند.

در ت، برای باطل ، این پتنت‌ها، مدترونیک درخواست‌های متوالی بررسی Inter Partes (IPR) را راه‌اندازی کرد. علیرغم تایید اولیه درخواست ها، هیئت در نهایت به نفع Teleflex، دارنده پتنت رای داد. سوال اساسی در مورد تجدیدنظر این بود که آیا ثبت اختراع ایالات متحده 7,736,355 (“Itou”) می تواند به ،وان هنر قبلی در نظر گرفته شود.

در یک تصمیم ت،یم شده، مدار فدرال تصمیم هیئت مدیره را تأیید کرد، و مشخص کرد که قانون اولین اختراع قبل از قانون اختراعات آمریکا (AIA) به Teleflex اجازه می‌دهد تا با نشان دادن اختراع قبلی، هنر قبلی را پیش از این بگذارد. این پرونده وضعیتی را نشان می دهد که در آن انتقال به AIA منجر به از دست دادن برخی حقوق برای دارندگان حق اختراع شده است. طبق مقررات AIA، Itou به ،وان هنر قبلی در نظر گرفته می شد، بنابراین از ثبت اختراع Teleflex جلوگیری می کرد. این مورد نیز برجسته است زیرا Itou به وضوح اولین مخترع بود، اما این شواهد هم به دلیل قو،ن مخفیانه قبل از AIA و هم به دلیل تمرکز فرآیند IPR فقط بر اسناد ثبت اختراع منتشر شده در نظر گرفته نشد.

حق ثبت اختراعات Teleflex بر اساس تاریخ تصور ادعایی در اوایل سال 2005، تاریخ ثبت اولویت 3 می 2006 را ادعا می کند. درخواست اولویت Itou در سپتامبر 2004 در ژاپن ثبت شد و یک سال بعد، درخواست ایالات متحده در 23 سپتامبر 2005 ثبت شد. علیرغم اینکه Itou پیشگام این اختراع در ژاپن بود و درخواست ثبت اختراع ژاپنی را قبل از اختراع Teleflex ارائه کرد، Teleflex مسلماً تاریخ اختراعی را نشان داد که قبل از تاریخ ثبت ایالات متحده Itou بود که برای تصمیم دادگاه بسیار مهم بود.

یک قانون اساسی در این زمینه است pre-AIA 102(e)، که شکلی از “هنر قبلی مخفی” را برای درخواست های ثبت اختراع معرفی می کند که تا تاریخ اختراع دارنده اختراع منتشر نشده اند. بر اساس این مقررات، درخواست ثبت اختراع ایالات متحده یا PCT شخص ثالث پس از انتشار تبدیل به هنر قبلی می شود. با این حال، عجیب بودن 102 (e) در مقایسه با قبل از AIA 102 (a) در این واقعیت نهفته است که این برنامه‌ها به ،وان هنر قبلی در نظر گرفته می‌شوند. تاریخ تشکیل پرونده، نه آنها تاریخ انتشار. یک نکته ظریف مهم این است که پرونده های ثبت اختراع خارجی، مانند برنامه ژاپنی Itou، به ،وان هنر قبلی تحت 102 (e) واجد شرایط نیستند. در ری هیلمر، 149 USPQ 480 (CCPA 1966).

اثبات اختراع قبلی: مفهوم “تاریخ اختراع” در موارد ثبت اختراع قبل از AIA بسیار مهم است و معمولاً این تاریخ به ،وان تاریخ ثبت درخواست ثبت اختراع در نظر گرفته می شود. سپس دارنده اختراع می تواند شواهدی را برای تعیین تاریخ اختراع زودتر ارائه کند، که معمولاً شامل یک اظهارنامه سوگند از مخترع است که با شواهد اضافی تأیید می شود. Perfect Surgical Techs., Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016).

هم هیئت محاکمه و استیناف ثبت اختراع (PTAB) و هم ا،ریت قضات (قاضی لوری و قاضی ارشد مور) موافق بودند که Teleflex شواهد کافی برای اثبات تاریخ اختراع قبلی ارائه کرده است. با این حال، قاضی دایک در مخالفت خود نوشت.

درک این نکته مهم است که فرآیند اختراع شامل دو مرحله است – مفهوم و کاهش به تمرین. ا،ریت و مخالفان موافق بودند که Teleflex شواهد کافی برای اثبات مفهوم و ایجاد یک نمونه اولیه قبل از تاریخ حساس ارائه کرده است. با این حال، کاهش به عمل نیز به شواهدی نیاز دارد که نشان دهد من، بودن اختراع برای هدف مورد نظر. برای اختراعات پیچیده ای مانند اختراع در این مورد، دادگاه ها می توانند آزمایشی را برای ایجاد این شاخک من، درخواست کنند. اشتاینبرگ علیه سیتز، 517 F.2d 1359 (CCPA 1975). در حالی که ا،ریت شواهد آزمایش را کافی می‌دانستند، مخالفان استدلال می‌،د که این شواهد کافی نیست – با تمرکز بحث بر میزان تأیید مورد نیاز.

ا،ریت مشاهده ،د، “[B]مخترعان دیگر هوارد روت و گرگ ساتون در مورد آزمایش انجام شده بر روی نمونه اولیه اختراع ادعا شده شهادت دادند. این آزمایش‌ها، اگرچه بیشتر کیفی از کمی بودند، اما برای تأیید اینکه نمونه اولیه برای هدف مورد نظر خود کار می‌کند – ی،ی افزایش پشتیب، پشتیبان در مقایسه با یک کاتتر راهنما به تنهایی، کافی بود. داوران با نظر هیئت مدیره موافق بودند که آزمون ها نیازی به مقایسه مستقیم یا تجزیه و تحلیل کمی برای اثبات بهبود عملکرد ندارند. آنها همچنین به شهادت متخصص اشاره ،د که نشان می دهد “آزمایش کیفی کافی بود.”

با این حال، قاضی دایک، مخالف، فقدان شواهد تایید کننده آزمایش قبلی را مورد تردید قرار داد. به استناد کرد کوپر در مقابل گلدفارب154 F.3d 1321 (Fed. Cir. 1998) تا ادعا کند که «[i]برای ایجاد کاهش واقعی در عمل، شهادت مخترع باید با شواهد مستقل تأیید شود.» قاضی دایک به طور خاص به این نتیجه رسید که هر “واقعیت اختراعی” باید با شواهدی فراتر از شهادت مخترعان تایید شود.

شواهد تأییدکننده در این پرونده شامل ارائه فروش و دو شهادت غیر مخترع بود. با این حال، قاضی دایک معتقد بود که این شواهد هیچ اطلاعاتی در مورد اثبات عملکرد برای هدف مورد نظر ارائه نمی دهد. به طور خاص، «هیچ توضیح خاصی درباره آزمایش‌هایی که انجام شده یا نتایج آزمایش‌ها وجود ندارد… [or] زمان انجام آزمایشات و اینکه آیا قبل از تاریخ بحر، انجام شده است یا خیر. مخالفت.

ا،ریت پاسخ دادند که لازم نیست همه جزئیات کاهش به عمل به طور مستقل تأیید شوند و از یک قاعده عقلی حمایت کنند. علیرغم موافقت با این اصل کلی، قاضی دایک اصرار داشت که فقدان شواهد تأییدکننده در مورد آزمایش برای استفاده مورد نظر را نمی توان نادیده گرفت.

قاضی دایک، در مخالفت خود، به فقدان اسناد داخلی از Teleflex اشاره کرد که هر گونه آزمایش را در دوره حساس سال 2005 تأیید می کند. «عقل سلیم و شهادت خود Teleflex [s،wing record keeping in this area]، نشان می دهد که اگر آزمایش انجام می شد، این اسناد وجود داشتند.” مخالفت. او استدلال کرد که ا،ام به چنین اسنادی استاندارد غیرمنطقی برای مخترع، که به دنبال اجرای ادعای ثبت اختراع هستند ایجاد نمی کند. مخالفت قاضی دایک به این نتیجه می رسد که “من فکر می کنم که نشان داده شده است که Itou هنر مقدم بر اختراعات مورد بحث است و بنابراین می تواند از تعیین پیش بینی یا بدیهی بودن حمایت کند.”

با این حال، ا،ریت، به رهبری قاضی لوری، با مخالفت مخالفت ،د و تصمیم PTAB به نفع Teleflex را تایید ،د.

وکلای تجدیدنظرخواهان (مدترونیک) توسط تاشا باهال از ویلمر کات، رهبری می شد. نماینده Teleflex وکلای کارلسون کاسپرز به رهبری درک وندنبورگ بودند.