توسط دنیس کراچ
گوگل در مقابل توسعه هاموند– F.4th – (فدرال رزرو Cir. 2022)
ما یک تصمیم مهم برای جلوگیری از وثیقه IPR از طرف فدرال داریم. نتیجه اصلی در اینجا این است که موضوعاتی که در یک IPR مورد بحث و تصمیم گیری قرار می گیرند، ثابت می شوند و در نهایت بین طرفین در IPR های آینده تصمیم گیری می شود. برای ثبت اختراعات اعضای خانواده، دادگاه ها می پرسند که آیا پرونده اول به همان سؤالات مربوط به ثبت اختراع مورد بحث پاسخ داده است یا خیر. تصمیمات منع را نباید ساده گرفته شود زیرا آنها فرصت دفاع از حقوق خود را در دادگاه از طرف یک طرف منع می کنند.
هاموند از گوگل به دلیل نقض یک خانواده متشکل از سه پتنت شکایت کرد و این پرونده هنوز در Waco در جریان است. گوگل با سه درخواست IPR پاسخ داد. برای دو مورد از پتنتها، PTAB به طور کامل از گوگل حمایت کرد و ادعاها را آشکار دانست. هاموند به این یافته ها اعتراض نکرد. در سومین اختراع – موردی که در اینجا در مورد تجدید نظر مطرح است – PTAB تصمیمی ت،یم کرد که شش مورد از سی ادعا باقی مانده است، از جمله ادعای 18 در US10270816.
استدلال گوگل در مورد تجدید نظر: گوگل استدلال می کند که مسائل مربوط به قابلیت ثبت اختراع با توجه به ادعای 18 از 816 با مواردی که قبلاً توسط PTAB در تصمیم قبلی خود مبنی بر باطل ، ادعای موازی در یک پتنت اعضای خانواده تصمیم گرفته شده است، ی،ان است. از آنجایی که این موضوع قبلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و در مورد اول تصمیم گرفته شد، هاموند از رسیدگی مجدد به همان موضوع منصرف شد.
دو ادعای ثبت اختراع ی،ان نیستند، اما کاملاً نزدیک هستند. در اینجا، مدار فدرال دریافت که برای اینکه بر اساس سابقه قبلی به اندازه کافی خوب باشد، با وجود تفاوت های زب، در ادعاها، منع موضوع همچنان می تواند اعمال شود. سؤال این است که آیا تفاوتها «مسئله بطلان را تغییر میدهد؟ Ohio Willow Wood Co. v. Alps S., LLC، 735 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2013).
در اینجا دادگاه استیناف اختلافات در دعاوی را شناسایی و آنها را بی اهمیت تشخیص داد. این نتیجه گیری متز،ل به نظر می رسد تا حدودی متز،ل. خوانش من از ادعاها این است که ادعای بی اعتبار شده قبلی نیاز به فعالیت های خاصی در “یک یا چند سرور برنامه” دارد. از سوی دیگر، ادعای مورد بحث اکنون به صراحت فعالیتها را بین «سرور برنامه اول» و «سرور برنامه دوم» ت،یم میکند. بنابراین، برای این ،اصر، ادعای بی اعتبار شده گسترده تر است و، به نظر من، نباید مانع از استدلال دارنده اختراع در مورد این تفاوت ها شود. در تجزیه و تحلیل خود، هیئت استیناف با اشاره به نتیجهگیری در مورد اول که «توزیع برنامههای کاربردی نرمافزار در چندین سرور برای صنعتگر به خوبی شناخته شده بود، خود را قانع کرد». اما، به نظر نمی رسد که این نتیجه گیری مستقیماً بر موارد خاص دلالت کند اولین و دومین پیکربندی سرور همانطور که ادعا می شود. اما، مدار فدرال است که تصمیم می گیرد، نه کراچ.
سؤالات استوپل وثیقه همیشه حداقل دو مورد را شامل می شود و سؤال این است که آیا تصمیمی در مورد اول مانع رسیدگی مجدد به یک موضوع در مورد دوم می شود؟ دکترین مدار فدرال در صورت رعایت چهار ،صر زیر، طرف را از طرح مجدد یک موضوع واقعی یا قانونی منع می کند:
- موضوع در مورد دوم مشابه موضوعی است که در اقدام اول تصمیم گرفته شده است.
- این موضوع در واقع در اولین اقدام مطرح شد.
- حل این موضوع برای قضاوت نهایی ضروری بود
در اولین اقدام؛ و - طرفی که متوقف شده بود فرصت کامل و عادلانه ای برای طرح دعوی در اولین اقدام داشت.
در ری فریمن, 30 F.3d 1459 (Fed. Cir. 1994) (در زمینه دعوا). در این مورد، دارنده اختراع ،صر 2-4 را پذیرفت و تنها شاخک اول را به چالش کشید. همانطور که در بالا ذکر شد، هیئت استیناف مخالفت کرد و اولین گام را پیدا کرد.
زمان بندی در این موارد مسئله بزرگی است. قاعده کلی این است که منع موضوع به محض قطعی شدن اولین مورد ضمیمه می شود. گاهی اوقات، آن ،صر «نهایی شده» میتواند کمی گیجکننده باشد – آیا در مرحله تصمیم کتبی نهایی توسط PTAB، زم، که مدیر بررسی را رد میکند، یا تنها زم، که تمام درخواستهای تجدیدنظر به پایان میرسد، اعمال میشود؟ در اینجا، مرکز فدرال به این موضوع رسیدگی نکرد، زیرا درخواست تجدیدنظر در پرونده اول قبلاً تمام شده بود (هاموند درخواست تجدید نظر نکرد). پس از نهایی شدن پرونده اول، استیفال وثیقه بلافاصله اعمال می شود و مانع از استدلال حتی در دعاوی موازی در حال انجام می شود.
تصمیم استوپل وثیقه دو ادعای دیگر هاموند را حذف می کند، اما دارنده اختراع هنوز چهار ادعا دارد که باقی مانده است. هاموند ممکن است همچنان این را یک برد جزئی بداند. وقتی ،ت به دعوی حقوقی ثبت اختراع می رسد، دارنده اختراع فقط نیاز دارد یک ادعا قادر به اجرای دستکش اعتبار، قابلیت اجرا و تخلف است. ما خواهیم دید که چگونه کار می کند زم، که پرونده در مقابل قاضی آلبرایت پیش رفت.
منبع: https://patentlyo.com/patent/2022/12/collateral-estoppel-between.html