ناکامی خواهان در استدلال مبنی بر اینکه هنر قبلی مشابه نتایج ثبت اختراع به چالش کشیده در لغو تصمیم IPR است

توسط کریس هولمن

Sanofi-Aventis Germany GmbH v. شرکت فارمز میلان، 2023 WL 3311549, — F.4th — (Fed. Cir. 9 مه 2023).

آزمون “هنرهای مشابه” در قانون ثبت اختراع برای تعیین اینکه آیا یک مرجع خاص برای اه، تجزیه و تحلیل بدیهی مرتبط است یا خیر استفاده می شود. تحت این آزمون دو شاخه، یک مرجع در صورتی مرتبط است که از همان حوزه ت، باشد که اختراع مورد بحث است، یا اگر به طور منطقی با مشکلی که اختراع در تلاش برای حل آن است، مرتبط باشد. در دوباره Bigio381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004)

در سال 2007 خود KSR در مقابل Teleflex دادگاه عالی حکم داد که تجزیه و تحلیل بدیهی باید انعطاف پذیرتر باشد و محدود به قو،ن یا آزمون های سفت و سخت نباشد. نسبتا، KSR بر “رویکرد گسترده و انعطاف پذیر” به بدیهی بودن تأکید کرد. در حالی که KSR به طور مستقیم به آزمون هنرهای مشابه نمی پردازد، می توان آن را به ،وان خواستار رویکردی انعطاف پذیرتر تفسیر کرد که به دادگاه ها و PTO این امکان را می دهد که هنر قبلی را از طیف وسیع تری از منابع به ،وان «مشابه» یا «معقولاً مرتبط» در نظر بگیرند. این اصل باید ابطال پتنت ها را برای مخالفان آسان تر کند.

در جریان رسیدگی بین طرفین (IPR)، هیئت محاکمه و استیناف پتنت (PTAB) ادعاهای حق ثبت اختراع را مبنی بر بدیهی بودن بر اساس هنر قبلی ذکر شده که PTAB مشابه آن را مشابه تشخیص داده بود، باطل کرده است، و تا کنون مرکز فدرال به طور مداوم این تصمیمات را در مورد تجدیدنظر تأیید کرده است. . Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 995 (Fed. Cir. 2016); Smartdoor Holdings, Inc. v. Edmit Indus., Inc., 707 F. App’x 705 (Fed. Cir. 2017); Toyota Motor Corp. v. Reactive Surfaces Ltd., LLP, 816 F. App’x 480 (Fed. Cir. 2020); CyWee Grp. Ltd. v. Google LLC, 847 F. App’x 910 (Fed. Cir. 2021); و کamstrup A/S در مقابل Axioma Metering UAB، 43 F.4th 1374 (Fed. Cir. 2022)).

در مواردی، PTAB هنر پیشین استناد شده را غیرمشابه و در نتیجه برای اه، تحقیق بدیهی نامربوط یافته است. فدرال دو بار این تصمیمات را در دادگاه تجدید نظر تایید کرده است. Polygroup Ltd. MCO v. Willis Elec. شرکت با مسئولیت محدود759 F. App’x 934 (Fed. Cir. 2019) و Broadcom Corp. v. Comm’n تجارت بین المللی، 28 F.4th 240 (Fed. Cir. 2022)). در یک تصمیم گزارش شده، Donner Tech., LLC در مقابل Pro Stage Gear, LLC979 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2020)، پس از این که هیئت مدیره به این نتیجه رسید که هیئت مدیره استاندارد اشتباهی را اعمال کرده است، وقتی تشخیص داد که مرجع هنر قبلی استناد شده، هنر مشابهی نیست، مدار فدرال را تخلیه و بازگرداند.

در 9 می، در Sanofi-Aventis Germany GmbH v. میلان فارمز. شرکت، مدار فدرال برای اولین بار (تا جایی که من می دانم) تشخیص داد که PTAB در یافتن هنر قبلی ذکر شده برای مشابه بودن در IPR اشتباه کرده است. به طور قابل توجهی، تصمیم مدار فدرال به شایستگی سؤال هنر مشابه توجه نکرد، بلکه کاملاً مبتنی بر این واقعیت است که رقیب ثبت اختراع (Mylan) ادعا نکرده است که هنر قبلی ذکر شده مشابه با حق ثبت اختراع مورد اعتراض است (اختراع ایالات متحده). شماره RE47,614، که مربوط به تزریق کننده های قلمی است که برای تحویل داروهایی مانند انسولین استفاده می شود).

دادگاه مشاهده کرد که:

درخواست کننده م،م به پیش بینی و طرح استدلال های هنری مشابه در دادخواست خود نیست. در عوض، یک درخواست‌کننده می‌تواند از پاسخ خود برای «پاسخ به استدلال‌های مطرح‌شده در مخالفت مربوطه، پاسخ اولیه صاحب امتیاز، پاسخ صاحب امتیاز، یا تصمیم در مورد مؤسسه» استفاده کند. 37 CFR § 42.23 را ببینید. با این حال، Mylan از پاسخ خود برای توضیح اینکه چگونه de Gennes مشابه حق اختراع 614 است استفاده نکرد.

دادگاه یافته‌های PTAB را مبنی بر غیر بدیهی بودن مع، کرد، زیرا بر این نتیجه تکیه کرده بود که ارجاع دو ژن مشابه هنر قبلی است، اما میلان هرگز استدلال هنری مشابه مورد نیاز را ارائه نکرده بود. میلان در دادگاه تجدید نظر استدلال کرد که در دادخواست IPR خود، به طور مؤثر استدلال کرده است که مرجع de Gennes مشابه دیگر مرجع هنر قبلی ذکر شده، ی،ی Burren است، و اینکه Burren و حق ثبت اختراع Sanofi به چالش کشیده شده به «مشکل ی،ان» می‌پردازند. با این حال، دادگاه استدلال‌های میلان در مورد برن را برای تحمل بار آن ناکافی تشخیص داد، زیرا آنها مستقیماً به حق ثبت اختراع اعتراض‌شده توجهی نداشتند.

دادگاه توضیح داد که:

در ارزیابی مشابه بودن یک مرجع، به طور مداوم معتقدیم که یک رقیب حق ثبت اختراع باید ارجاع را با حق اختراع اعتراض شده مقایسه کند. این نتیجه‌گیری با هدف آزمون هنر مشابه، که بررسی این است که آیا مرجعی را می‌توان به‌،وان هنر قبلی برای ثبت اختراع مورد اعتراض در وهله اول در نظر گرفت، تقویت می‌شود. [The] هدف از “هنر قبلی” باید با ارجاع به اختراع ادعایی مخترع افشا شده در حق ثبت اختراع به چالش کشیده ارزیابی شود.