تصمیم دادگاه فدرال Antisuit در Ericsson v. Lenovo پیامدهای گسترده تری برای دعاوی جهانی SEP دارد.

من قبلاً در مورد تصمیم حکم بین‌المللی FRAND مدار فدرال در اری،ون علیه لنوو نوشتم، اما از پروفسور خورخه کنترراس نیز دعوت کردم تا بینش خود را ارائه دهد. Contreras یکی از کارشناسان برجسته جهان در زمینه دعاوی حقوقی FRAND و استانداردهای اساسی مجوز ثبت اختراع است. تجزیه و تحلیل او از تصمیم مدار فدرال در اری،ون به ویژه محدودیت های جدید دادگاه در مورد معافیت دستوری برای متخلفان FRAND را برجسته می کند و نشان می دهد که دادگاه ایالات متحده دوباره درگیر اختلافات جه، تعیین نرخ است. – دنیس کراچ

= = =

پست مهمان توسط پروفسور خورخه ال. کنترراس

در 24 اکتبر 2024، دادگاه استیناف برای مدار فدرال (شماره 24-1515، 2024 برنامه US LEXIS 26863) راه را برای Lenovo باز کرد تا در دعوای جه، FRAND طرفین، علیه اری،ون به دنبال حکم قضایی باشد. با انجام این کار، سابقه مهمی را برای موارد مربوط به استانداردهای ثبت اختراع ضروری ایجاد کرد.

پس زمینه

این مورد از اختلاف بین اری،ون و لنوو بر سر مجوزهای مربوط به پتنت های مربوطه آنها که برای استانداردهای مخابرات بی سیم 5G ضروری است (پتنت های ضروری استاندارد یا SEP) ناشی می شود. بر اساس قو،ن قابل اجرا موسسه استانداردهای مخابراتی اروپا (ETSI)، هر یک از طرفین متعهد شدند که مجوزهای تحت SEP خود را به تولیدکنندگان محصولات استاندارد با شرایطی که منصفانه، معقول و بدون تبعیض هستند (FRAND) اعطا کنند. از آنجایی که طرفین، پس از سال‌ها مذاکره، نتوانستند در مورد حق امتیاز FRAND برای مجوز متقابل این SEP‌ها به توافق برسند، هر یک دعوی قضایی را در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله بریت،ا، برزیل، کلمبیا، کمیسیون تجارت بین‌المللی ایالات متحده و ایالات متحده آغاز ،د. دادگاه منطقه ای برای ناحیه شرقی کارولینای شمالی (EDNC). در EDNC، هر یک از طرفین طرف دیگر را به نقض SEP های 5G خود و نقض تعهدات قراردادی FRAND خود در قبال ETSI متهم کرد.

در اوا، سال 2023، اری،ون دستوراتی را علیه فروش تلفن های مجهز به 5G لنوو در برزیل و کلمبیا صادر کرد. در پاسخ، لنوو از EDNC درخواست داد تا حکم ضد تسلیحاتی (ASI) صادر کند (از لحاظ فنی، یک دستور منع موقت)، که اری،ون را از اجرای احکام برزیل و کلمبیا علیه لنوو تا زمان حل اختلاف FRAND در دادگاه ایالات متحده منع می کرد. در فوریه 2024، EDNC درخواست Lenovo برای ASI (شماره 5:23-CV-00569-BO، 2024 US Dist. LEXIS 26060, 2024 WL 645319) را رد کرد. Lenovo به فدرال Circuit اعتراض کرد که مع، و بازگردانده شد.

احکام Antisuit در موارد SEP

دستورات ضد دعوی، ابزارهای رویه ای دیرینه ای هستند که برای جلوگیری از دعاوی تکراری در سراسر حوزه های قضایی طراحی شده اند. به طور معمول، اگر طرفین واحدی در حوزه های قضایی متعدد در حال طرح دعوای واحدی باشند، یکی از آنها می تواند درخواست کند که دیگری را از پیگیری دعوای موازی تا زم، که مسائل در حوزه قضایی اول حل و فصل نشود، منصرف کند، مشروط بر اینکه چنین تصمیمی در جای دیگری حل و فصل کند. آسیب رسان نخواهد بود یا باعث ایجاد اختلال در روابط بین المللی نخواهد شد (در جزئیات بیشتر توضیح داده شده است 25 BU J. Sci. و فنی L. 251 (2019)).

با توجه به بازارهای جه، که توسط استانداردهای متقابل رایج مورد توجه قرار می گیرند (به ،وان مثال، 3G/4G/5G، Wi-Fi، H.264/265/266، و غیره)، و دعاوی چند صلاحیتی که اغلب در اختلافات SEP مطرح می شود، درخواست برای ASI ها وجود ندارد. در دعاوی جه، SEP غیر معمول است. اولین ASI مربوط به SEP توسط دادگاه ناحیه ای در ایالات متحده صادر شد Microsoft v. موتورولا871 F. Supp. 2d 1089 (WD Wash. 2012)، aff’d, 696 F.3d 872 (9th Cir.) و موتورولا، دارنده SEP را از اجرای حکم صادر شده توسط دادگاه آلمان علیه مایکروسافت منع کرد. از آن زمان، دادگاه های ایالات متحده در چندین پرونده دیگر SEP، مانند دادگاه های چین و بریت،ا، ASI صادر کرده اند (برای ج،ی از ASI های مربوط به SEP که تا سال 2021 اعطا و رد شده اند، نگاه کنید به 11 NYU J. Intel. Prop. & Entertainment L. 171, 180 (2021)).

تست “مزاحمت” مدار فدرال

در رد درخواست Lenovo برای ASI، EDNC استدلال کرد که تصمیم گیری در ایالات متحده مبنی بر اینکه آیا اری،ون تعهدات قراردادی FRAND خود را در قبال ETSI نقض کرده است، اختلافات ثبت اختراع محلی در برزیل و کلمبیا را حل نمی کند (که باید طبق قانون ثبت اختراع محلی تصمیم گیری شود). مدار فدرال مع، شد و معتقد بود که EDNC پیشینه حاکم بر ایالات متحده را اشتباه تعبیر کرده است. مایکروسافت، برای صدور ASI. بر اساس آن آزمون، اولین گام تحلیل ASI به این بستگی دارد که آیا حل و فصل موضوع در دادگاه ایالات متحده برای پرونده‌های خارجی موازی «تضعیف» خواهد بود یا خیر.

در حالی که مدار فدرال اذعان داشت که موضوع قراردادی قبل از EDNC، دعاوی نقض حق اختراع را که در برزیل یا کلمبیا معلق است حل و فصل نمی کند، تصمیم ایالات متحده مبنی بر اینکه اری،ون تعهدات FRAND خود را نقض کرده است. خواهد شد نشان می دهد که اری،ون مجاز به درخواست حکم در آن کشورها نبود. بنابراین، مدار فدرال استدلال کرد که «شرایط «تضعیف» می‌تواند برآورده شود، حتی اگر یک حکم قضایی خارجی فقط یک حکم خارجی (و نه کل دادرسی خارجی) را حل کند». [*21]. به این ترتیب، مدار فدرال پرونده را به EDNC بازگرداند تا بقیه تجزیه و تحلیل ASI را ادامه دهد. پروفسور دنیس کراچ در این پست اخیر تحلیل مفصلی از تصمیم مدار فدرال ارائه می دهد.

مفاهیم گسترده تر

در یک سطح، تصمیم مدار فدرال در اری،ون در مقابل لنوو محدوده ،صر “تضعیف” آزمون برای اعطای ASI را روشن می کند. با این حال، پیامدهای بالقوه ای در موارد SEP فراتر از صدور ASI دارد که ممکن است حتی اهمیت بیشتری داشته باشد.

نقض FRAND به ،وان مانعی برای امداد دستوری

مدار فدرال برای اولین بار دستورات را در پرونده های SEP در نظر گرفت Apple v. موتورولا، 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014). در آن مورد، حوزه فدرال تصمیم دادگاه بدوی را لغو کرد (869 F. Supp. 2d 901 (ND Ill., 2012))، که ظاهراً یک فی نفسه حکم می کند که دستورات برای SEP ها در دسترس نیستند. دادگاه اعلام کرد که چنین است فی نفسه این قاعده با چارچوب چهار عاملی دیوان عالی برای معافیت‌های دستوری دائمی که توسط eBay v. MercExchange، 547 US 388 (2006)، و دادگاه های منطقه باید این را اعمال کنند eBay عواملی در ارزیابی اعمال معافیت های دستوری دائمی حتی در موارد SEP [757 F.3d at 1332]. دادگاه در انجام چنین تحلیلی اذعان کرد که «[a] دارنده اختراع مشمول تعهدات FRAND ممکن است در ایجاد صدمات جبران ناپذیر مشکل داشته باشد. eBay تست کنید. با این حال، مدار فدرال وارد است اپل در مورد شرایطی که تحت آن رفتار دارنده SEP ممکن است مانع از استحقاق او برای معافیت دستوری شود، توضیح بیشتری نداد.

در اری،ون در مقابل لنوو، مدار فدرال صراحتاً تشخیص می دهد که نقض تعهد قراردادی FRAND توسط دارنده SEP مانع از درخواست معافیت دستوری می شود و بیان می کند که «طرفی که تعهد ETSI FRAND را داده است باید از تعهد تعهد برای مذاکره با حسن نیت در مورد مجوز پیروی کرده باشد. به SEP های خود قبل از اینکه بر اساس آن SEP ها امداد دستوری را دنبال کند.” [*24]. این حکم روشن می کند که پیروی دارنده SEP از تعهدات FRAND خود پیش نیازی برای به دنبال معافیت دستوری حتی قبل از اعمال دادگاه eBay عواملی برای تعیین اینکه آیا دارنده SEP که به طور قانونی آن را درخواست کرده است یا خیر حق دارد آن تسکین

در اصل، رای دادگاه در اری،ون در مقابل لنوو برع، منطقی پرونده‌های قبلی است که در آن دادگاه‌ها و آژانس‌ها تلاش دارنده SEP را برای درخواست معافیت قضایی قبل از ارائه مجوز FRAND به ،وان نقض تعهد FRAND یا نوعی رفتار ضدرقابتی ارزیابی کرده‌اند. ببینید مثلا Realtek در مقابل LSI946 F. Supp. 2d 998, 1008 (ND Cal. 2013) (دارندگان SEP «تعهدات قراردادی خود را زیر پا گذاشتند… با درخواست تسلیم اجباری علیه [the implementer] قبل از ارائه [it] مجوز») و در دوباره. رابرت بوش جیامبیایچ (FTC 23 آوریل 2013) (ایالات متحده) (تخلف از دارنده SEP با نقض بخش 5 قانون FTC برای درخواست معافیت دستوری قبل از مذاکره مجوز FRAND). در دوباره. Motorola Mobility LLC و Google Inc. (FTC 23 ژوئیه 2013) (همان).

تاثیر بر تنظیم نرخ جه،

همانطور که در بالا ذکر شد، EDNC بر این باور بود که نقض تعهدات FRAND توسط اری،ون ،وماً در مورد پرونده‌های احکام برزیل و کلمبیا طرفین نخواهد بود. اما حتی EDNC و خود اری،ون معتقد بودند که EDNC یک مجوز متقابل جه، بر طرفین تحمیل می کند. خواهد شد از اقدامات خارجی خلاص شود [*15]. اری،ون، در واقع، از EDNC درخواست کرد که در صورت نقض تعهدات FRAND خود، نرخ FRAND را برای چنین مجوز متقابل جه، تعیین کند. [*6].

این موضع گیری توسط اری،ون تا حدودی با مواضعی که در دعوای حقوقی 2020 خود با سامسونگ اتخاذ کرد، ناسازگار است. در آن مورد (در مورد بحث طول، در 71 صبح UL Rev. 1537, 1539-42, 1585-87 (2022))، یک دادگاه چینی وارد یک ASI شد که اری،ون را از اجرای SEP های خود علیه سامسونگ تا زم، که دادگاه چینی قضاوت خود را تکمیل کند، از جمله تعیین شرایط جه، مجوز FRAND را منع کرد. اری،ون در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه شرقی تگزاس (EDTX) به دنبال جلوگیری از اجرای ASI چینی توسط سامسونگ بود. EDTX پیشنهاد اری،ون را پذیرفت و گفت:[a]اجازه دادن سامسونگ به اری،ون برای درخواست از این دادگاه برای رسیدگی به دعاوی قانونی قابل تشخیص طبق قو،ن ایالات متحده، منافع قانع کننده این دادگاه را برای اطمینان از ادامه دادخواهی در صلاحیت قانونی خود در این انجمن ناکام می کند. اری،ون در مقابل سامسونگ، منطقه 2021 ایالات متحده LEXIS 4392, 2021 WL 89980 (11 ژانویه 2021). بنابراین، در دعوای حقوقی سامسونگ (که در حین درخواست تجدیدنظر در مرکز فدرال حل و فصل شد)، اری،ون مخالفت کرد تعیین نرخ و مجوز جه، FRAND توسط دادگاه چینی، در حالی که در دعوای حقوقی فعلی خود علیه لنوو، اری،ون پرسید EDNC برای ایجاد چنین نرخی (اگر مشخص شد که تعهدات FRAND خود را نقض کرده است)، و حتی چنین نرخ گذاری جه، را به ،وان دلیلی که می تواند از ورود ASI در برابر اجرای احکام برزیل و کلمبیا حمایت کند، در نظر گرفت. .

تماشای آنچه در آن اتفاق می افتد جالب خواهد بود اری،ون در مقابل لنوو پس از از سرگیری رسیدگی در EDNC. تا به امروز، دادگاه های ایالات متحده نرخ های جه، حق امتیاز FRAND را تعیین نکرده اند، مگر اینکه هر دو طرف با این کار موافقت کرده باشند (و در مواردی مانند اری،ون در مقابل سامسونگحداقل EDTX یک بیزاری کلی نسبت به تنظیم نرخ جه، نشان داده است). از سوابق کاملاً مشخص نیست که آیا اری،ون و لنوو هر دو با تعیین نرخ جه، توسط EDNC موافقت کرده‌اند یا برای کدام پتنت‌ها، و آیا EDNC در نهایت این تلاش مهم را انجام خواهد داد. اگر چنین شود، دادگاه‌های ایالات متحده ممکن است دوباره وارد رقابت جه، برای قضاوتی شوند که دادگاه‌های بریت،ا و چین اخیراً بر آن تسلط داشته‌اند (در مورد FRAND جه، «مسابقه به پایین» و «مسابقه به دادگاه»، نگاه کنید به 25 BU J. Sci. و فنی L. 251 (2019)).

نتیجه گیری

تصمیم مدار فدرال در اکتبر 2024 در اری،ون در مقابل لنوو از چند جهت قابل توجه است. اولاً، این معیار را برای دریافت ASI در پرونده‌های SEP ایالات متحده کاهش می‌دهد، و ثابت می‌کند که نه تنها تحمیل مجوز جه، FRAND از سوی دادگاه، دعاوی خارجی موازی را از بین می‌برد، بلکه دعوای خارجی نیز با این نتیجه که دارنده SEP دارای مجوز است، از بین خواهد رفت. تعهد FRAND خود را نقض کرد. ث،اً، برای اولین بار در ایالات متحده، صراحتاً مشخص می کند که نقض تعهد قراردادی FRAND توسط دارنده SEP مانع از آن می شود که در هر کجای دنیا به دنبال امداد دستوری باشد. در نهایت، نشان دهنده علاقه جدید در ایالات متحده برای تعیین نرخ فرانک جه، است – رویه ای که تاکنون به بریت،ا و چین منتقل شده بود.

[Disclosures: The aut،r declares no conflicts of interest regarding the subject of this article. The aut،r, together with other International Intellectual Property Law Professors, submitted an amicus curiae brief in support of neither party in Ericsson v. Samsung. The aut،r has appeared as an expert witness on behalf of Lenovo in unrelated UK SEP litigation that did not involve Ericsson.]