توسط دنیس کراچ
Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp., — F.4th —, 21-2296 (Fed. Cir. 3 آوریل 2023)
تصمیم اخیر در Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp. دارای پیامدهای قابل توجهی برای پس از IPR estopel تحت 35 USC § 315 (e) (2). در این مورد، مدار فدرال یک استاندارد «جستجوگر ماهر» را برای تعیین اینکه آیا دلایلی که در IPR اصلی «معقولانه» مطرح نشده بودند، می‌توانستند در آن زمان مطرح شوند، اتخاذ کرد. دادگاه همچنین به بار اثبات در پرونده‌های استوپل رسیدگی کرد، به‌طوری‌که مرکز فدرال معتقد بود که این امر بر عهده طرفی است که به دنبال استوپل است – حکمی که با رویه سنتی و بهترین قرائت قانون مطابقت دارد. این استانداردها و رویه‌ها از این جهت مهم هستند که در مورد حیطه استوپل شفاف‌سازی می‌کنند و به تثبیت قانون کمک می‌کنند، به‌ویژه با توجه به احکام متفاوت دادگاه منطقه در مورد این موضوعات. یک جنبه جالب از آیرونبرگ تصمیم ت،یم 2-1 در مورد عدم قطعیت است که در یک پست جداگانه به آن خواهم پرداخت.
قبل از پرداختن به این پرونده، همچنین شایان ذکر است که موضوع استوپل و نکات ظریف آن در حال حاضر در دادگاه عالی ایالات متحده در حال بررسی است. Apple v. CalTech. که در سیب، دایره فدرال به طور گسترده دکترین استوپل را به کار برد، و دادگاه عالی اکنون در حال بررسی این است که آیا certiorari را اعطا کند یا خیر.
فقدان دانش و آزمون جستجوگر ماهر: پس از شکایت به دلیل نقض، Valve حق ثبت اختراع کنتر، بازی Ironburg را از طریق بررسی inter partes (IPR) به چالش کشید. آن اقدام اداری با تصمیم کتبی نهایی به نفع دارنده اختراع پایان یافت – ی،ی Valve ش،ت خورد. در دادگاه منطقه ای، Valve دوباره تلاش کرد تا اعتبار را به چالش بکشد – این بار بر اساس دلایل غیرقانونی که از دادخواست IPR یک رقیب علیه همان حق اختراع Ironburg جمع آوری شده بود. دادگاه منطقه دفاعیات Valve را که تحت § 315(e)(2) متوقف شده بود، پس از این نتیجه گیری که Valve “به طور منطقی می توانست این دلایل را در IPR اصلی خود مطرح کند” منع کرد. Valve استدلال کرد که در زمان درخواست IPR خود از این مراجع اطلاعی نداشت و بنابراین نمی توانست آنها را به ،وان دلایل چالش در نظر بگیرد. با این حال، هم دادگاه منطقه و هم حوزه فدرال معتقد بودند که فقدان دانش یک بهانه کامل نیست. در عوض، در مواردی که رقیب IPR دانشی در مورد هنر قبلی ندارد، آزمون من، برای estoppel چیزی است که “یک جستجوگر ماهر که به طور منطقی یک جستجوی سخت‌کوش انجام می‌دهد، می‌توان انتظار داشت که کشف کند.”
تغییر بار: یک سوال در مورد تجدیدنظر این است که کدام طرف وظیفه اثبات این موضوع را دارد که دلیل منطقی می‌توانست در IPR مطرح شده باشد. دادگاه منطقه (به ظاهر) بار را بر دوش رقیب حق ثبت اختراع گذاشت تا ثابت کند که نمی تواند به طور منطقی موضوع را مطرح کند. از برخی جهات، این بار منطقی است زیرا رقیب IPR در بهترین موقعیت برای درک و اثبات سطح دانش (یا عدم آن) در آن زمان است. با این حال، در دادگاه تجدیدنظر، حوزه فدرال این حکم را تغییر داد – در عوض معتقد بود که بار مسئولیت بر عهده طرفی است که به دنبال استواپل برای اثبات استوپل است. به نظر من، این نتیجه هم با سنت و هم با قرائت اساسنامه همخو، بیشتری دارد.
کمی در علف های هرز کندن: تصمیم دادگاه منطقه اساساً به این نتیجه می‌رسد که Valve به طور منطقی باید می‌توانست ارجاعات را از زم، که دیگر رقیب IPR آنها را پیدا کرده است، پیدا کند. در دادگاه تجدید نظر، دادگاه استیناف منطق معیوب پیدا کرد – یک فرض ذاتی و اثبات نشده توسط دادگاه منطقه این بود که دیگر رقیب حقوق مالکیت حقوق بشر برای یافتن هنر فقط از اهتمام معقول استفاده کرده است. از سوی دیگر، اگر برای یافتن مراجع و ایجاد زمینه چالش «اقدامات فوق‌العاده‌ای» صورت می‌گرفت، در این صورت هیچ مانعی نباید اعمال شود.
دارنده اختراع در محاکمه اولیه برنده حکم 4 میلیون دلاری شده بود، اما در صورت بازپرداخت، دادگاه منطقه باید در تصمیم استوپل خود تجدید نظر کند. اگر نتیجه بدون توقف باشد، Valve شانس سومی برای باطل ، پتنت خواهد داشت. این مورد بر اهمیت انجام یک جستجوی جدی برای شناسایی همه زمینه‌های بالقوه بی‌اعتباری و سپس ارائه بهترین دلایل در دادخواست IPR تأکید می‌کند.
منبع: https://patentlyo.com/patent/2023/04/searcher-estoppel-references.html